Przedawnienie roszczeń o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku czynów o charakterze powtarzalnym lub ciągłym

Wstęp

18 maja 2021 r., w sprawie pod sygn. akt III CZP 30/20,  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził:

„Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (…)  biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.”

Źródło sporu i wyrok Sądu I instancji

W niniejszej sprawie znany europejski producent samochodów (dalej jako: „Producent”) wystąpił przed polskim Sądem z powództwem przeciwko przedsiębiorcy, który bez jego zgody oferował i wprowadzał do obrotu na terytorium Polski samochodowe kratki wylotu powietrza – tzw. grille – opatrzone zarejestrowanym na rzecz Producenta znakiem towarowym unii europejskiej, przedstawiającym cztery nachodzące na siebie okręgi (dalej jako: „znak towarowy Producenta”).

W toku postępowania pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczeń niepieniężnych tj. roszczenia o nakazanie zaniechania używania znaku towarowego Powoda, roszczenia o wycofanie z obrotu produktów oznaczonych znakiem towarowym Producenta oraz roszczenia o zobowiązanie do publikacji wyroku. Zarzut został uznany za zasadny.

Kluczowe znaczenie dla takiego rozstrzygnięcia miał fakt, że pozwany prowadzi działalność od 1995  r., a co najmniej od 2001 r. wprowadza do obrotu atrapy grilli przeznaczone do samochodów osobowych, oznaczane znakiem towarowym Producenta.

Sąd I instancji uznał (co potem podważył Sąd Najwyższy – zob. poniżej), że w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy poprzez czyn ciągły, początek pięcioletniego biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 289 ust. 1 zdanie drugie p.w.p.[1] (przepis dotyczy patentu lecz stosuje się go odpowiednio do znaków towarowych) biegnie od początkowego terminu rozpoczęcia naruszającej działalności.

Zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (a tempore scientiae). Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swojego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu (a tempore facti).

Zatem – jak przyjął Sąd I instancji – skoro pozwany na kilkanaście lat przed wytoczeniem powództwa prowadził już działalność gospodarczą, której przedmiotem były części samochodowe oznaczane znakiem towarowym Producenta, to pięcioletni termin upłynął.

Podczas rozpoznawania apelacji pozwanego Sąd II instancji powziął wątpliwości co do poprawności rozstrzygnięcia Sądu I Instancji i przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia.

Postanowienie Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12.12.2019 r. (III CZP 47/19) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:

• ustawodawca celowo w art. 289 p.w.p. użył sformułowania „oddzielnie co do każdego naruszenia” – miał świadomość, że naruszenia praw własności przemysłowej są z reguły powtarzalne przez określony czas lub jednorazowe ze skutkami trwającymi kilka miesięcy lub lat,
• przepisy o przedawnieniu ograniczając zagwarantowaną konstytucyjnie ochronę praw podmiotowych, nie powinny być wykładane rozszerzająco. Przemawia to za wyborem takiego wariantu interpretacyjnego art. 289 ust. 1 p.w.p., który w najmniejszym stopniu ogranicza skuteczne dochodzenie przez uprawnionego roszczeń z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia,
• przyjęcie rygorystycznego podejścia, że przedawnienie upływa zawsze z okresem 5 lat od rozpoczęcia działalności naruszającej, nie bacząc czy naruszenie jest długotrwałe, faktycznie, prowadziłoby do sytuacji, w której na rynku funkcjonowałoby wiele podmiotów korzystających z jednego prawa wyłącznego, bez jakiejkolwiek informacji w rejestrze. Prowadziłoby to do kolizji z funkcją znaku towarowego, wprowadzając odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, czemu uprawniony nie mógłby się przeciwstawić.

Przedmiotowym postanowieniem zagadnienie zostało przedstawione do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy rozpoznając sprawę w składzie powiększonym stwierdził, że w przypadku czynów o charakterze ciągłym początek biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że za początek biegu przedawnienia nie można uznać rozpoczęcia działalności przez pozwanego.

Podsumowanie

Przyjęta przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów zasada rozstrzyga spory interpretacyjne w orzecznictwie i w doktrynie, co do oznaczania początku biegu 5-letniego terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych, wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym.

Termin należy liczyć od każdego kolejnego dnia, w którym dochodzi do naruszenia. W praktyce zatem jeśli naruszenie trwa w trakcie wytoczenia powództwa, zarzut przedawnienia nie będzie mógł być skutecznie podniesiony, skoro pięcioletni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło. Kolejno stwierdzić trzeba, że choć uchwała dotyczy znaku towarowego unii europejskiej to zasada ta powinna znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do sporów, których przedmiotem są krajowe znaki towarowe.

[1] Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.200r. tj. z dn. 20.01.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 324).