16 Wrzesień 2018

Klient Kancelarii RKKW górą w sporze o znany wspólny znak towarowy

Aneta Pankowska, Łukasz Sieczka, Radosław L. Kwaśnicki

sukces 2

O wysokości opłat za ochronę wspólnych znaków towarowych decydują wszystkie podmioty uprawnione do używania znaku a nie jeden z nich (niezależnie od jego statusu).

Wyrokiem z dnia 30.05.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział ds. wspólnotowych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych stwierdził nieważność uchwały, podjętej przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. „w sprawie zryczałtowanej stawki za ochronę znaków towarowych”. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa jest ciekawa, a kontekst sporu wiąże się z rozpoznawalnym znakiem wspólnym, używanym i zarejestrowanym jeszcze w latach 80-tych poprzedniego wieku, pod rządami ustawy o znakach towarowych z 1963 r. Znak został zarejestrowany na Zrzeszenie przedsiębiorstw państwowych z branży zielarskiej i używany był przez wiele lat przez wszystkie zrzeszone w nim przedsiębiorstwa państwowe (dzięki temu znak zyskał bardzo dużą rozpoznawalność i pozytywne skojarzenia wśród odbiorców).

W roku 1989 zrzeszenia uległy likwidacji. Pojawił się problem, jak dalej chronić znak wspólny, tak aby przedsiębiorstwa państwowe skupione w Zrzeszeniu nadal mogły go używać na zasadzie wyłączności. Pojawił się pomysł, aby założyć spółkę z.o.o. i jej powierzyć prawa z rejestracji. Tak też się stało – w założeniu spółki uczestniczyły wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, a Urząd Patentowy wpisał tę spółkę z.o.o. jako podmiot prawa z rejestracji. W umowie spółki z o.o. nie znalazły się jednak żadne postanowienia dotyczące podejmowania decyzji w sprawach znaku. Wspólnicy po prostu osiągali porozumienie w tej sprawie w drodze kompromisów; stan ten trwał przez wiele lat.

Z biegiem lat przedsiębiorstwa państwowe zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się spółki handlowe (coraz silniej ze sobą konkurujące).   W kolejnych latach spółka z o.o. uzyskała w swoim imieniu (ale na rzecz swoich wspólników) kolejne rejestracje oznaczenia – dla nowych towarów i na kolejnych terytoriach. Po kilkunastu latach funkcjonowania spółki z o.o. doszło także w jej ramach do przekształceń własnościowych – jeden ze wspólników uzyskał większość kapitałową. Wtedy też pojawiła się pokusa, aby - wraz z kontrolą nad spółką z o.o. -przejąć również kontrolę decyzyjną w sprawach wspólnych znaków towarowych.   

Zaskarżona uchwała zobowiązywała wspólników do wnoszenia opłat na rzecz spółki z o.o. – przy czym uchwała została podjęta wyłącznie głosami wspólnika większościowego, przy sprzeciwie pozostałych wspólników. Mniejszościowi wspólnicy argumentowali, że materia ta należy do materii umownej, musi zyskać aprobatę wszystkich wspólników, a zatem nie może być narzucona głosami większościowego wspólnika. Spór miał przy tym swój istotny kontekst – część opłat wnoszonych do spółki na ochronę znaków była de facto  przeznaczana na … finansowanie sporów właśnie z mniejszościowymi wspólnikami (rzekomo w celu ochrony znaku wspólnego).

Sąd przyznał rację wspólnikom mniejszościowym (jednego z nich reprezentowała Kancelaria RKKW). Wskazał, że umowa spółki  nie nakłada na wspólników jakichkolwiek zobowiązań wobec spółki. Brak takiego postanowienia w umowie spółki z o.o. wyłącza możliwość skutecznego nakładania jakichkolwiek zobowiązań w drodze uchwały zgromadzenia wspólników (art. 159 k.sh. w związku z art. 151 § 1 k.s.h.). Oczywiście mogą oni zawierać umowy i dobrowolnie spełniać świadczenia na rzecz spółki, jednak (w braku porozumienia) spółka, głosami większości wspólników, nie może – bez umocowania w umowie w sposób ważny postanowić o nałożeniu na nich nieprzewidzianych umową spółki z o.o. obowiązków. Potrzeby podjęcia w tej mierze uchwały nie może uzasadniać np. (realna lub jedynie deklarowana) konieczność finansowania działalności spółki z o.o. dla zapewnienia jej możliwości realizacji założonego celu gospodarczego.

Klienta w sporze reprezentowała mec. Aneta Pankowska Partner oraz Szef Departamentu IP w Kancelarii RKKW  (ze wsparciem Aleksandry Modzelewskiej z Departamentu IP) oraz mec. Łukasz Sieczka, Partner oraz Szef Departamentu Korporacyjnego w Kancelarii RKKW  ze wsparciem swojego zespołu – mec. Agnieszki Nalazek oraz Dagmary Błaszkiewicz.

Ta sprawa jasno pokazuje, że prawo spółek często występuje w ścisłym związku z innymi dziedzinami, np.- jak w tym przypadku – z prawem własności intelektualnej i prawem procesowym. W takim przypadku, chcąc zapewnić Klientom wsparcie na najwyższym poziomie,  tworzymy zespoły składające się ze specjalistów we wszystkich wymaganych dziedzinach, którzy pracują pod kierownictwem Partnera prowadzącego tzw. wiodącą praktykę. Cieszy, że takie podejście prowadzi do sukcesów naszych Klientów – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner w Kancelarii RKKW.

Powiązane tagi